미국 특허쟁송실무에 관한 연구

Research on United States Patent Trial Practices: United States Court of Appeals for the Federal Circuit, United States District Court, United States International Trade Commission, and United States Patent and Trademark Office

21세기 지식정보화 사회의 도래와 함께 무형자산을 활용한 국내기업의 해외시장 진출이 증가하면서 국내기업과 해외기업 간 국제분쟁이 증가하고 있다. 그 가운데 대표적인 것이 바로 국제 특허분쟁이다. 특히 2011년 삼성과 애플 간 특허소송의 시작으로 한국과 미국 간 국제 특허분쟁이 더욱 심화되고 있다. 이와 같은 상황에서 미국의 유관기관별 특허쟁송 관련 절차 및 법관의 실무에 대한 이해는 미국 내 특허분쟁에 개입되었을 때 효과적이고 체계적인 대응 전략 수립을 가능하게 한다. 미국의 특허쟁송은 특허침해와 특허무효로 대별된다. 일반적으로 특허권자가 특허침해 혐의자를 상대로 특허침해를 주장하면서 법적·행정적 구제를 구하는 것으로 시작되며, 이에 대응하여 특허침해 혐의자는 특허권자의 특허 자체가 무효이므로 침해 자체가 성립하지 않는다고 주장하면서 책임을 면하고자 한다. 특허침해를 다툴 수 있는 기관은 연방지방법원과 국제무역위원회(ITC)가 있다. 연방지방법원의 특허침해소송은 특허권자가 특허침해 혐의자를 상대로 특허침해에 대한 소를 제기함으로 시작되며, 일반 민사소송과 동일한 절차로 진행된다. 연방지방법원에서 승소하면 특허침해행위의 금지를 구할 수 있을 뿐만 아니라 손해배상을 받아낼 수 있다. 한편 특허권자는 미국으로 수입되는 제품이 미국에 등록된 특허를 침해한다고 판단된다면 연방지방법원뿐만 아니라 불공정무역 행위를 조사하는 준사법기관인 국제무역위원회(ITC)에도 선택적으로 또는 병행하여 특허침해조사를 신청할 수도 있다. 특허침해조사를 통해 특허침해 사실이 인정되는 경우, 특허침해 제품이 미국으로 수입되는 것을 금지할 수 있는 반면 이로 인해 발생한 손해를 배상받을 수 없다. 특허무효를 다툴 수 있는 기관은 연방지방법원과 특허청(USPTO)이 있다. 특허권자에 의해 연방지방법원에서 특허침해소송이 개시된 경우에 특허침해 혐의자는 특허권자의 특허 자체가 무효이므로 침해에 대한 책임이 없다고 항변하거나, 특허무효 확인판결을 위한 반소를 제기할 수도 있다. 또한 2011년 개정 특허법에 의해 전면적으로 개편된 특허청(USPTO)의 특허무효심판[등록 후 무효심판(PGR), 영업방법 특허에 관한 등록 후 무효심판(CBMR), 당사자계 무효심판(IPR)] 및 특허무효심사[결정계 재심사(EPX)] 제도를 활용 할 수 있다. 드물게는 특허권자에 의해 특허침해소송이 개시되기 전에 특허침해 혐의자가능동적으로 연방지방법원에 특허무효 확인의 소를 먼저 제기하는 경우도 있다. 이와 같이 일차적으로 특허쟁송을 처리할 수 있는 기관이 여러 개다 보니 기관 간 절차가 병행되는 경우가 생길 수 있다. 이에 미국은 연방지방법원에 특허무효의 소를 제기하면 특허무효심판을 신청할 수 없도록 하여 법적으로 두 절차의 병행을 허용하지 않거나, 연방지방법원 법관에게 특허청(USPTO)의 절차가 진행되는 동안 소송을 중지시킬 수 있는 재량권을 부여하는 등 소송경제를 도모하고 있다. 특허침해소송 또는 특허무효 확인소송을 통해 연방지방법원이 내린 판결, 특허침해조사를 통해 국제무역위원회가 내린 최종심결, 특허무효심판 및 특허무효심사를 통해 특허청이 내린 심결에 불복하는 자는 특허법 관련 사건에 대한 전속 관할권(exclusive jurisdiction)을 가지는 연방순회항소법원(CAFC)에 항소 또는 불복할 수 있다. 이처럼 미국 내 특허쟁송은 법률심인 연방순회항소법원(CAFC)으로 귀결되므로 특허분쟁의 판단 기준은 연방순회항소법원(CAFC)을 통해 통일성 있게 정립되어 왔다. 하지만 최근 연방대법원이 연방순회항소법원(CAFC)에 의해 정립되어 온 기준들을 뒤집는 판결을 내리고 있어, 특허전문성을 구축하여 온 연방순회항소법원(CAFC)을 견제하는 것이 아닌가하는 분석이 나오기도한다. 앞서 언급된 특허분쟁을 해결하기 위한 기관인 연방순회항소법원(CAFC), 연방지방법원, 국제무역위원회(ITC), 특허청(USPTO)의 특허쟁송 절차 및 실무를 개괄적으로 살펴본이 연구가 미국 내 특허분쟁에서 효과적이고 체계적인 대응전략을 수립할 수 있게 하는 기초가 되고, 더 나아가 우리나라의 특허쟁송 관련 실무운영의 개선방안을 마련하는 데 도움이 되기를 기원한다.

In the twenty-first century, ever more Korean corporations are tapping into foreign markets, exploiting intangible assets with the advent of a knowledge based information society. In doing so, international disputes over patents between domestic and foreign corporations are on the increase. Especially, the patent battle between Apple and Samsung Electronics adds to the increasingly tough environment for Korean companies in the United States. Under such circumstances, it is significant to have a solid grasp of the patent trial proceedings of the United States so as to establish effective confrontation strategies when engaging in patent trials in the United States. The types of patent trials in the United States appear to divide into two categories according to their strategic objectives: infringement and invalidity. A patent trial generally begins with the filing of a complaint alleging patent infringement by a patent owner, and an accused infringer then asserts the defense of invalidity of the patent at stake to avoid liability. The patent owner who believes that his patent is being infringed has two venues for relief. The patent owner may seek relief in a federal district court, the International Trade Commission, or both. Yet, an allegedly infringing article has to be imported into the United States to bring an action before the International Trade Commission. Furthermore, parties seeking monetary relief must resort to the district court since remedies available at the International Trade Commission are limited to prohibition from committing specific unfair trade practices. On the other hand, the accused infringer has several ways to escape liability. Where the proceeding is initiated before the district court or the International Trade Commission, the accused infringer may assert counterclaims of invalidity, or raise an affirmative defense of invalidity. Alternatively, he may challenge the patent’s validity through post grant proceedings at the United States Patent and Trade Office, i.e., post grant review, covered business method review, inter partes review, and ex parte reexamination, to defend against patent infringement trials. If the party remains dissatisfied with the outcome of the trial, he may further file an appeal to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit since it is the sole appellate court having nationwide jurisdiction over patent appeals. The United States Court of Appeals for the Federal Circuit has long established case law doctrines and unified rules for patent trials. This research articulates the procedural aspects of the aforementioned institutions resolving patent disputes, with special emphasis on the individual practices of judges. By doing so, hopefully this research can contribute to the advancement of sound practices for the Korean judiciary in the field of patent litigations.