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KCI등재 학술저널

BM발명의 특허적격성 판단기준에 관한 고찰

In re Bilski 판결을 중심으로

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2008년 CAFC의 In re Bilski 판결의 상고심에 대하여 2010년 연방대법원이 내린Bilski 판결에 대하여 세계 특허업계는 BM발명의 특허적격성을 판단하는 기준에 큰관심을 보이고 있다. BM발명에 관한 특허법상의 논의는 BM발명이 특허를 받을 수있는지 여부와, BM발명이 특허를 받을 수 있다면, 판단기준이 무엇인지의 문제라 할수 있다. 1998년 CAFC의 State Street Bank 사건의 판결에서 BM발명도 특허적격성이 있다는판결을 내린 후 미국뿐만 아니라 유럽 및 일본에서 BM발명의 특허적격성 논의가 관심의 초점이 됨과 동시에 BM특허의 출원이 급증하였다. 영업방법의 경우 특허로 보호된 이래로 정보기술과 소프트웨어 기술도 함께 성장하는 계기를 마련하였고, 소프트웨어산업도 더불어 발전하였다. Bilski 판결에서 적용된 BM발명에 관한 특허법 제101조의 해석과 특허대상에 해당되는 여부를 판단하는 기준으로 제시된 것이 MoT 기준이다. 이 MoT 기준은 영업방법뿐만 아니라 정보기술 등의 모든 방법발명에 그대로 적용될 수 있는 기준이다. 최근 미국의 특허업계의 화두는 “Bilski” 와 “Quality”라고 한다. 즉, 대법원의 Bilski 판결은 특허청의 특허심사에 대한 품질(Quality)을 높여야 한다는 것을 암시하고 있음을알 수 있다. 이러한 관점에서 볼 때, 대법원의 Bilski 판결에서 방법발명의 특허적격성의 기준으로 MoT테스트를 제시한 것은 1981년 Chakrabarty 판결에서 특허대상의 범위를 확대한 정책에 대하여 제동을 걸고, BM발명의 특허대상 인정범위를 축소함과 동시에 특허적격성에 대한 판단기준을 명확하게 정립하기 위한 것으로 해석할 수 있다. 미국 특허청은 Bilski 판결을 적용하여 BM발명에 관한 특허적격성 심사기준으로MoT테스트를 시행하고 있다. 이러한 기준이 적용될 경우 BM발명이 특허로 보호받을수 있기 위해서는 BM발명의 구성이 특정한 기계나 장치에 연결이 되어 있거나, 한 단계에서 다른 단계로 물리적 대상의 변환(transformation)이 있으면 가능하다. 따라서우리 국민이나 기업이 미국에 BM발명을 특허출원할 경우 BM발명에 적용되는 MoT 기준을 고려하여 명세서를 작성하여야 한다. 특히, BM발명의 명세서 작성시 특허청구범위를 비롯한 발명의 상세한 설명에서 구성요소가 기계나 장치에 명확하게 연결이 되도록 노력하여야 한다.

The decision of the U. S. Supreme Court dated 2010 on the appeal against the decision of the CAFC dated 2008 in re Bilski draws attention from the global patent industries due to its effects on the standard based on which the patent eligibility of a BM invention is determined. The arguments on the BM inventions are focused on whether the BM invention can be patented and if it can be, what the standard of determination thereof is. Since the decision of the CAFC regarding the State Street Bank case ruled that the Business Method (BM) invention has patent eligibility in 1998, the discussion on the patent eligibility of the BM invention has become the focus of attention and the number of patent applications for the BM patents has abruptly increased in Europe and Japan as well as in the U. S. In the case of the business method, since it was protected as a patent, the information technology and the software technology thereof have developed together and the software patents have also developed. The MoT test is presented as the standard for the interpretation of Article 101 of the Patent Act regarding the BM invention and the standard for the determination of the inventions patentable. This MoT test is a standard that can be applied to all process inventions like information technology as well as the business method. The recent major talking points of the U. S. patent industry are Bilski and quality. That is, the Bilsi decision of the U. S. Supreme Court suggests that the quality of the examination of the patent office should be improved. In this point of view, the Bilski decision of the U. S Supreme Court presenting the MoT test as the standard of patent eligibility of a process invention is interpreted to put the brakes on the policy of expanding the scope of the inventions patentable in the Chakrabarty decision in 1981 and reduce the scope of the inventions patentable and establish clear standards of determination of patent eligibility of BM inventions. The USPTO performs the MoT test as a standard of determination of patent eligibility of the BM invention, applying the Bilski decision. If this standard is applied, a BM invention can be protected as a patent only when it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing. Therefore, when a Korean citizen or company files a U. S. patent application for a BM invention, one should prepare the specification thereof by considering the MoT test that is applied to the BM invention. Especially, when the specification of the BM invention is prepared, the constitutional elements should be clearly tied to a machine or an apparatus in the Detailed Description of the Invention including the claims.

Ⅰ. 서 론

Ⅱ. Bilski 판결 개요

Ⅲ. 방법발명의 성립성 요건

Ⅳ. BM발명의 특허적격성 판단기준의 변화

Ⅴ. 결 론

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