특허출원인 선행기술정보 개시제도에 대한 비교법적 고찰

Applicant’s Duty to Disclose Prior Arts to the Patent Office

최근 저품질 특허로 인한 사회적 비용 증가에 대한 비판의 목소리가 커지면서 특허선진국이라 할 수 있는 미국, 일본, 유럽특허청이 특허품질 향상을 주요 정책목표로제시하고 있고, 주요 기업을 중심으로 기존의 건수 위주의 양적 경쟁에서 고품질의강한 특허를 확보하는 방향으로, 즉 양에서 질로 패러다임이 전환되고 있다. 이러한 배경 하에 특허품질 향상을 위한 방안의 하나로서 ‘출원인 정보개시제도’도입의 필요성이 제기되어 왔는데 그 이유는 출원발명과 관련된 기술내용을 가장 잘알 수 있는 위치에 있는 사람은 발명자(혹은 출원인)이므로 출원인의 선행기술정보개시를 통해 심사의 효율을 높이고 선행기술에 대한 충분한 검토를 통해 강한 특허를창출할 수 있다는 것이었다. 이 글에서는 제2장에서 미국의 관련 연구결과를 토대로 우선 선행기술정보와 특허의 품질의 상관관계를 간접적으로 살펴보고, 제3~5장에서는 정보개시제도를 이미 시행하고 있는 미국, 일본, 유럽 등의 제도의 내용과 장·단점을 살펴본 후, 제6장에서정보개시제도 도입의 타당성과 구체적 도입안에 대해 제시해 보았다. 선행기술정보와 특허품질의 상관관계를 분석한 미국의 보고서는, 비특허문헌과외국특허의 경우 심사관이 찾아내기가 곤란하므로 중요한 선행기술정보가 비특허문헌 혹은 외국특허의 형태로 존재하는 기술분야의 경우 특허의 질이 의심될 수 있고,화학이나 의약분야에서 출원인들이 선행기술조사를 더 철저하게 수행하며, 중요한발명일수록 출원인들이 선행기술조사를 더 철저히 한다고 분석하고 있다. 한편, 외국의 사례를 분석해 본 결과 미국의 정보개시제도는 강력한 제재수단을 통해 출원인에 의한 선행기술정보의 제출을 확실히 담보하지만 많은 양의 혹은 불필요한 정보의 제출로 심사의 효율성을 저해할 수 있고 제출되는 정보의 질까지는 담보할수 없는 점, 소송에서 남용될 경우 사회적 비용이 크다는 점, 출원인에게 지나친 부담으로 작용한다는 점 등의 문제가, 일본 정보개시제도는 출원인의 협조를 얻어 특허심사의 충실, 신속화를 추구한다는 제도 도입의 취지를 달성하기 어렵기 때문에, 실효성의 문제가 있음을 알 수 있었다. 이러한 분석을 토대로 두 가지 안을 제시하여 보았다. 우선 제1안으로 정보개시제도의 취지는 좋지만 그 실효성에 대해서는 부정적인 견해를 포함하여 많은 논란이 있기 때문에 정보개시제도의 도입을 유보하되 심사품질향상을 위해 CPR(Community Patent Review) 시스템 도입을 검토하는 한편, 특허문헌의 정보가치 향상을 위해 심사보고서에 입력되는 선행기술정보의 수 제한을 없애고 작성을 충실히 할 수 있는 심사환경을 조성하여 제도 도입여부를 검토하게 된 취지를 살리는 방안을 제시하였다. 대안으로는 당장의 실효성을 기대하기는 어렵더라도 향후 심사여건이 개선될 경우 활용될 가능성과 EPO, 일본 등 특허선진국에서의 제도 수용 등을 고려하여 출원인에게 큰 부담을 주지 않는 일본식과 EPO식을 혼합한 형태의 제2안도 제시해 보았다. 정보개시제도 도입의 취지는 크게 두 가지로 볼 수 있다. 하나는 특허품질의 향상이고, 다른 하나는 특허문헌의 정보가치 향상이다. 하지만 제5장에서 검토해 본 바에따르면, 특허품질 향상 측면에서는 제도 도입의 타당성은 크지 않다고 보여지며, 정보가치향상 측면에서 어느 정도 효과가 있을 것으로는 기대되지만 정보개시제도 도입 없이 현 제도 하에서 심사보고서의 충실한 작성을 통해 특허문헌의 정보가치를 높이는 것이 가능하다는 점과 제도 도입에 따른 비용, 편익 등을 전체적으로 고려하면정보개시제도 도입의 타당성은 크지 않다고 본다.

A lot of criticism revolves around the increasing costs associated with patent litigation and the decreasing quality of patents. When poor quality patents issue,the integrity of the patent system and society suffer: investors rely upon “bad”patents as enforceable economic devices, and the public remunerates royalties to illegitimate patent holders. This paper examines whether the Patent Act should be amended to impose a duty to disclose prior art on patent applicants. An empirical analysis on applicant and examiner citations in U.S. patents suggests that the number of examiner citations can be viewed a measure of patent scope and broader scope patents are more likely to be privately valuable, and thus renewed, because they protect broader domains. It is explained that most applicant citations in a patent application will be to those previous patents that support,rather than undermine the applicant’s claims of patentability. The U.S. Patent & Trademark Office(USPTO) imposes a duty to disclose information material to the patentability of an invention. When an applicant violates this duty, an alleged infringer may assert inequitable conduct as an affirmative defense to patent infringement during litigation. A finding of inequitable conduct renders all claims of a patent unenforceable and may adversely affect related patents contaminated by the inequitable conduct. The current practice for U.S. prior art disclosure is to err on the side of over-disclosure and submit all relevant references to the USPTO. In addition, the habit of charging inequitable conduct in almost every major patent case has become an absolute plague. In 2006, the USPTO proposed new rule changes for Information Disclosure Statement (IDS) requirements to enable the examiner to focus on the relevant portions of submitted information at the very beginning of the examination process, give higher quality first actions, and minimize wasted steps. The new IDS rule has not yet been finalized. On September 1, 2002, Article 36(4) of the Japanese Patent Act was amended to reflect new duty of disclosure requirements. The Japan Patent Office (JPO) can issue Office actions requiring disclosure of prior art documents. Applicants may either amend the specification to include the references, or may argue that they are unaware of any prior art documents. Failure to comply with disclosure requirements may result in the JPO issuing an Office action; the applicant will then have the chance to respond. Failure to respond may be grounds for refusal, but non-compliance will not invalidate the patent and will not provide grounds for opposition.