제법한정 물건발명의 특허 청구범위 해석에 관한 쟁점

Issues Concerning the Interpretation of the Scope of Patent for a Product-by-Process Claim.

PBP 청구항의 해석에 있어서, 제법한정 물건발명의 특허청구범위 해석에 대해 오랜 세월이 지났음에도 여전히 견해가 대립하고 있다. 첫째, 한국은 전원합의체 판결인 대법원 2011후927 판결(2015. 1. 22.) 이후 PBP 청구항은 절대적으로 物 발명에 해당하여 제조방법은 전혀 고려할 요소가 아님을 분명히 하고 있으나, 제조방법으로 밖에 구조를 한정할 수 없는 경우, 예로, 신규한 物의 구조를 알 수 없거나, 성질을 알 수 없는 경우 등에 한하여 PBP 청구항을 인정하는 것이 바람직할 것으로 보인다. 또한 화학･합금 또는 생물학 분야의 物 발명의 경우에는 제조방법에 의하지 않고 物의 특정이 곤란한 경우가 많으므로, 일반적인 물건발명과는 다르게 취급하는 것도 하나의 방편이 될 수 있을 것이다. 빠르게 발전하는 기술에 따라 제조방법으로밖에 物을 설명할 수 있는 다른 방법이 없기 때문이다. 이는 한국과 일본의 특허출원 동향(2011후927 전원합의체 판결 이후에도 여전히 제법한정 물건청구항의 출원이 많음)을 고려할 때 물질동일설은 한계성을 지니고 있으므로 다시 재고되어야 한다고 생각한다. 둘째, PBP 청구항 기재형식은 특허 출원인의 선택 사항이므로 PBP 청구항으로 기재한 이유만으로는 기재요건 불비라고는 할 수 없다. 한국과 일본은 “발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것”을 삭제하여 발명의 구성에 관계없이 출원인의 선택에 따라 다양하게 특허청구범위를 기재할 수 있도록 하고 있기 때문이다. 셋째, ‘특허요건 판단 시’와 ‘침해소송 등에서 특허의 권리범위 해석 시’ 동일한 기준으로 해석을 하는 일원론과, 다른 기준으로 해석을 하는 이원론이 있다. 여러 국가의 입장을 살펴보면, 다른 기준을 가지고 해석하는 것이 합당하다고 본다.

In the interpretation of PBP claims, opinions are still at odds over whether the scope of rights is limited to the manufacturing method. First, Since the Supreme Court s 2011 Hu 927 ruling (January 22, 2015) Korea has made it clear that a PbP claim is absolutely an invention and the manufacturing method is not an element to consider, but it would be desirable to recognize PBP claims only if the structure of a new product is unknown or its nature is unknown. In addition, in the case of inventions in the field of chemical, alloy, or biology, it is often difficult to specify without the manufacturing method, so treating them differently from general product inventions could be a way. This is because, according to the rapidly developing technology, there is no other way to explain things except through manufacturing methods. Considering the trend of patent applications in Korea and Japan (there are still many applications for Product-by Product claim after the decision of the after the 2011 Hu 927 all-inclusive decision), I think that the material identity theory has limitations and should be reconsidered. Second, Since the PBP claim entry form is an option of the patent applicant, it cannot be said that the entry requirements are insufficient only for the reason stated in the PBP claim. This is because Korea and Japan delete “only matters essential to the composition of the invention” are deleted from the Patent Act so that claim can be described in various ways according to the applicant s choice regardless of the composition of the invention. Third, There is a monistic theory that interprets the same criteria as ‘when determining patent requirements’ and ‘when interpreting the scope of patent rights in an infringement lawsuit,’ and a dualism that interprets them based on different standards. Looking at the positions of various countries, it is reasonable to interpret them using different standards.