실시권자에게 무효심판 심결의 항소 당사자 적격이 인정될 수 있는지 여부

미국의 Apple v. Qualcomm 판결에 대한 평석

실시권자는 특허권자로부터 특허권 침해 위협으로부터 벗어나기 위해 실시계약을 체결한 후 계속되는 실시료 지급의 이해관계로 인해 특허 무효에 대한 시도를 꾀할 수 있다. 미국에서는 특허를 무효시키기 위한 무효심판 청구인은 실시권자를 포함하여 ‘누구든지’ 가능하다. 그런데, 그 청구인이 무효심판 심결에 불복하여 항소법원에 항소하는 경우 사법부는 항소인이 ‘소의 이익’이 가지는지를 판단하게 되며, 무효심판 심결에 불복한 실시권자가 소를 제기할 수 있는 ‘분쟁’ 상태에 있는지 여부가 문제가 된다. Apple과 Qualcomm 간 무효심판 후 항소 시 당사자 적격이 문제가 된 사건을 통해 실시권자가 미국 연방헌법 상 요구되는 “사건 또는 분쟁(Case or Controversies)” 요건을 충족하는지 여부에 대한 법리를 검토하였다. 관련하여, 실시계약에 내재된 다수의 요인과 실시권자가 실시계약을 맺게 되는 이해 관계를 고려할 때 다수의 특허에 대한 실시계약을 맺은 실시권자에게 당사자 적격을 인정하지 않는 것은 실시권자의 현실적 문제를 간과한 지나친 권리 제한이라 여겨진다. 이제 실시권자에게 당사자 적격이 인정되기 위한 사건 또는 분쟁(Case or Controversies) 요건의 충족 여부는 실시계약의 존재만으로는 확정하기 어렵고 실시계약의 여러가지 주변 상황들 - 특히 특허무효와 실시료 금액의 상관관계, 실시권자가 실질적으로 실시계약 대상 특허가 적용되는 제품을 생산하거나 판매하는지, 아니며 미래에 생산 혹은 판매할 것인지 여부 등 - 이 함께 종합적으로 고려되어야만 최종적으로 실시권자의 당사자 적격을 판단할 수 있게 된 것이라 볼 수 있다.

A licensee typically has a desire to invalidate licensed patents due to the royalty payment burden incurred from a license agreement which has been entered to avoid patent infringement threats from a patentee. The United States allows ‘Anyone’ to initiate a patent invalidation trial - reexamination - before the Patent Trial Appeal Board (“PTAB”). By the way, since a judicial determination is made as to whether the party has fulfilled the standing requirement, the issue of whether the licensee has met the “Case or Controversies” requirement in case the licensee appeals from the deicision of PTAB will be looked into in depth. According to the case of Apple v. Qualcomm, the issue of whether the licensee satisfies the “Case or Controversies” requirement under the U.S. Constitution Art. III is thoroughly reviewed. Based on the review, it is our view that it may be a strict judical restriction and a disregard of licensee’s actual needs if the licensee who entered into a license agreement containing a plurality of patents is not allowed to appeal from the PTAB decision, taking into consideration various factors embedded in the license transaction and the cause of entering into the license agreement. Now, due to Apple v. Qualcomm case, it becomes difficult to plainly decide whether the licensee has a standing to appeal with the existence of the license agreement alone under the Case and Controversies requirement but the totality of circumstances - including the relation between the patent invalidation and the amount of the royalty, whether the licensee in fact manufactures and sells, or will manufacture and sell in the near future, the patented products, etc. - in entering into the license agreement should be examined when deciding whether the licensee has a standing to appeal from the PTAB decision.