제법한정물건(PbP) 청구항의 해석

대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결을 중심으로

제법한정물건(product-by-process) 청구항(PbP 청구항)의 해석과 관련하여 다양한 의견이 존재하였다. 그러한 이견을 해결하기 위해 대법원이 2011후927 편광필름 전원합의체 판결을 선고하였으나, 그 판결이 사용한 표현의 모호함으로 인해 다양한 의견이 여전히 남게 되었다. 그 2011후927 판결 후 대법원은 2013후1726 쑥추출물 판결, 2013후631 갭 서포터 판결을 선고하였고, 최근에는 2020후11059 직타법 정제 판결을 선고하였다. 이 글은 그 4개 판결을 종합적으로 분석하였고, 그 분석의 결과로 그 4개 판결의 총합이 말하는 법리를 다음과 같이 정리한다. 첫째, 어떤 청구항이 PbP 청구항이라는 이유만으로 바로 특허법 제42조 제4항 제2호가 규정하는 명확성 요건 위배로 처리되지는 않는다. 그러한 해석이 특허법 제42조 제6항의 입법취지와 부합하는 것이라고 생각된다. 둘째, 대법원은 진정 PbP 청구항과 부진정 PbP 청구항을 구별하는 법리를 운용하지 않는다. 그 대신 발명의 실체를 파악한 후, 그 실체에 따라 물건자체설 또는 제법한정설을 적용할 수 있다. 셋째, PbP 청구항의 ‘특허성’ 판단에서도 제조방법의 물건에 대한 영향을 고려하는 것이 대법원의 입장이다. 기존의 이해는 특허성 판단에서는 발명의 실체와 무관하게 물건자체설을 적용한다는 것이었으나, (2013후631 갭 서포터 판결 및) 대상 2020후11059 직타법 정제 판결로 인하여 제조방법(대상 사건에서는 직타법)이 특허성 판단에 영향을 끼침을 알게 되었다. 즉, 해당 발명의 실체가 제조방법인 경우 제법한정설이 적용되어야 하고, 해당 발명의 실체가 물건인 경우 물건자체설이 적용되어야 하는 것이다. 넷째, ‘권리범위’ 판단에서도 제조방법의 물건에 대한 영향에 따라 PbP 청구항이 해석되어야 한다. 즉, 해당 발명의 실체가 제조방법인 경우 제법한정설이 적용되어야 하고, 해당 발명의 실체가 물건인 경우 물건자체설이 적용되어야 하는 것이다.

There have been various opinions on interpretation of a product-by-process claim (hereinafter “PbP claim”). To resolve such conflicting opinions, the Korea Supreme Court (hereinafter “KSC”) handed down the 2011 Hu 927 en banc decision. However due to ambiguity of the expressions taken by the decision, there still remain various opinions. After the 2011 Hu 927 decision, KSC made 2013 Hu 1726 mugwort extract decision, 2013 Hu 631 gap supporter decision, and recently 2020 Hu 11059 hitting-method tablet decision. This paper has comprehensively analyzed the four decisions, and as a result of such analysis, summarizes overall jurisprudence of the four decisions as the followings. Firstly, a claim is not rejected under section 42(4)(2) clarity requirement only because it is a PbP claim. Such an analysis is corresponding with legislative intent of section 42(6) of the Patent Act. Secondly, KSC does not distinguish a pure PbP claim from a non-pure PbP claim. After understanding true nature of the invention at issue, based on the true nature, product-itself theory or manufacturing-process-limitation theory would be applied. Thirdly, it is KSC’s position to consider manufacturing process’s effect on the product in determining patentability. Old majority understanding was to apply product-itself theory in determining patentability, regardless of invention’s true nature. However thanks to 2013 Hu 631 gap supporter decision and 2020 Hu 11059 hitting-method tablet decision, we have recognized that manufacturing process (hitting method in the case at issue) affects patentability determination. In other words, if true nature of the invention at issue is manufacturing process, manufacturing-process-limitation theory shall be applied and if true nature of the invention at issue is the product, product-itself theory shall be applied. Fourthly, in determining right scope, effect of manufacturing process on the product shall be considered. In other words, if true nature of the invention at issue is manufacturing process, manufacturing-process-limitation theory shall be applied and if true nature of the invention at issue is the product, product-itself theory shall be applied.