일방향 수치한정발명과 명세서 기재요건

구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 수치한정발명의 경우 청구범위 기재 수치의 상한과 하한을 모두 특정하는 것이 물론 바람직하다. 하지만 기술분야에 따라서는 상한 또는 하한이 없는 기술적 특징에 의한 발명의 한정이 흔한 경우도 있고, 발명 관련 파라미터 전부에 대해 명확하게 특정하여 기술하는 것은 사실상 불가능한 측면도 있다. 일방향 수치한정발명의 경우 이러한 점을 고려한 명세서 기재요건 판단이 필요하다. 대법원 2013후525 판결은 수치범위 전체에 걸친 실시가능 여부를 실시가능요건의 원칙적 판단기준으로 제시한 다음 해당 사안은 실시가능요건 위반에 해당하는 것으로 판단하고 있는데, 이는 해당 사안의 특유한 사정으로 인해 실시가능요건이 부정된 것에 불과하므로 이 판결로부터 일방향 수치한정발명에서 내재적 한계의 개념이 부정된다고 보는 것은 타당하지 않을 것이다. 주요국의 법리를 보면, 미국, EPO, 일본의 경우 내재적 한계를 살펴 명세서 기재요건을 판단하고 있는 반면, 영국, 독일의 경우 일방향 수치범위 전체가 권리범위에 해당됨을 전제로 ‘일반화 가능 교시’ 여부로 명세서 기재요건을 판단하고 있다. 주요국의 법리를 참고하여 일방향 수치한정발명의 바람직한 명세서 기재요건 판단 기준을 정리하면 다음과 같다. 일방향 수치한정발명의 경우에도 해당 수치범위의 내재적 한계를 통상의 기술자가 인식할 수 있다면 해당 내재적 한계를 고려한 수치범위 내에서 명세서 기재요건을 충족하는 한 해당 수치범위는 명세서 기재요건을 충족하는 것으로 취급하는 것이 타당할 것이다. 이 경우 내재적 한계 유무는 사안별로 판단해야 할 문제이지만 주요국 사례에 비추어 보면, 일방향 수치한정발명의 다른 구성이나 해당 발명의 기술적 의의 혹은 기술적 제약으로부터 도출되는 해당 수치범위의 다른 한계가 존재하는 경우에 내재적 한계가 인정될 수 있을 것이다. 한편, 내재적 한계 여부를 검토한다고 하여 일반화 가능 교시에 따른 판단이 배제되는 것도 아니다. 오히려 내재적 한계와 일반화 가능 교시를 모두 활용하여 판단 기준을 정립할 수 있을 것이다. 즉, ① 청구범위 해석을 통해 일방향 수치한정의 내재적 한계 유무를 확인하여 내재적 한계가 인정되는 경우에는 해당 내재적 한계를 고려한 수치범위를 기준으로 실시가능요건 충족 여부를 판단하되, ② 청구범위 해석의 결과 일방향 수치한정의 내재적 한계가 인정되지 않는 경우 일반화 가능 교시가 인정되는 경우에 한해 실시가능요건 충족을 인정하는 것이 타당하다고 생각된다.

In the case of an invention with numerical ranges, it is desirable to specify both the upper and lower limits of the numerical range stated in the claim. However, it should be noted that a characterization of an invention by means of open ranges is common in some technical fields. Furthermore, the definition of an invention by all its structural parameters would clearly be impossible and moreover often not necessary in view of the object of the invention. These should be considered when determining whether the specification of an invention with open-ended numerical ranges satisfy the description requirements. The Supreme Court's 2013Hu525 decision held that a claimed invention must be enabled over the whole numerical range and held that the enablement requirement was not satisfied in that case. However, it would not be reasonable to view this ruling as denying the concept of an inherent limit in open-ended numerical ranges since the enablement requirement was denied due to the specific circumstances of the case. Looking at the legal principles of other countries, in the United States, the European Patent Office (EPO), and Japan, open-ended claims may satisfy the enablement requirement if there is an inherent limit and the specification enables one of skill in the art to approach that limit, while in the United Kingdom and Germany, open-ended claims may satisfy the enablement requirement if the invention shows a teaching of general application. Referring to the legal principles of other countries, the criteria for determining whether the specification of an invention with open-ended numerical ranges satisfy the description requirements are suggested as follows. If one of skill would recognize that there is some inherent limit, it would be reasonable to treat the specification as satisfying the description requirements as long as it satisfies the description requirements within the numerical range up to that inherent limit. Although the presence or absence of an inherent limit should be determined on a case-by-case basis, in light of the cases of other countries, an inherent limit may be recognized based on the existence of other features of the invention, the teaching of the invention and the realities of the technology. Since the description requirements determination based on an inherent limit does not exclude those determination based on a teaching of general application, both an inherent limit and a teaching of general application could be utilized. In other words, ① if an inherent limit is recognized through the interpretation of the open-ended claim, description requirements are determined based on the numerical range up to that inherent limit, ② however, if an inherent limit is not recognized through the interpretation of the open-ended claim, the description requirements are met only if the invention shows a teaching of general application.